Nuova riforma del CPI. Approvato il Disegno di legge di revisione

23.05.2022

Lo scorso 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Disegno di Legge con il quale si interviene nuovamente sul Codice della Proprietà Industriale.

In un comunicato pubblicato sul sito del MISE la legge di revisione viene presentata come un "intervento organico a tutela della proprietà industriale che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo".

L' intervento normativo, per il quale sono stati destinati 30 milioni di euro dal PNRR, si pone all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale già definito dal ministro dello sviluppo economico lo scorso giugno a seguito di una apposita consultazione pubblica, con l'obiettivo di promuovere la cultura l'innovazione e rafforzare gli strumenti a difesa dei diritto di proprietà industriale che assicurano un importante vantaggio competitivo alle imprese del Made in Italy.

Molte sono le novità introdotte dalla proposta di revisione del Codice della Proprietà industriale.

Diverse misure attengono a profili di carattere burocratico-amministrativo, tra le più significative:

- l'efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una domanda o un brevetto europeo e la soppressione della trascrizione presso l'UIBM;

- la semplificazione della procedura di concessione di nuove varietà vegetali;

- la digitalizzazione della trasmissione della documentazione per il deposito con la soppressione dell'obbligo di trasmissione della documentazione cartacea e con la semplificazione delle modalità di accesso da parte dell'utenza al sistema telematico di deposito presso l'UIBM;

- una maggiore semplificazione delle procedure amministrative innanzi quest'ultimo Ufficio, con riduzione dei tempi dei contenzioni innanzi alla Commissione ricorsi;

- la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda (l'art. 5 del DDL interviene sull'art. 148 c.p.i. prevedendo che il pagamento può non essere contestuale al deposito della domanda, purché avvenga entro un mese, mantenendo ferma la data del deposito della domanda, fondamentale in considerazione del principio del "first to file" applicati ai fini della priorità);

- il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, obbligatorio nel caso in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali con sede all'estero.

Non mancano tuttavia novità di carattere sostanziale che affrontano alcune criticità comuni nella tutela in sede giudiziaria dei diritti di privativa industriale.

Un primo aspetto di particolare rilevanza, soprattutto per la tutela dei prodotti rappresentativi dell'identità territoriale e del made in Italy, riguarda la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera b) c.p.i., nel quale viene espressamente prevista l'esclusione della registrazione di marchi che possono risultare evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, riconoscendo alle stesse la medesima protezione prevista per le altre tipologie di marchio, armonizzando le tutele.

Da notare anche l'introduzione di una tutela temporanea dei disegni e modelli industriali durante le esposizioni fieristiche nazionali o internazionali. Analogamente a quanto previsto dall'art. 18 c.p.i. per i marchi, l'art. 2 del DDL, con l'art. 34 bis di nuova introduzione, accorda una protezione temporanea ai disegni o modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, facendo risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione a condizione che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione. La questione è di primaria importanza in considerazione del fatto che spesso le fiere rappresentano l'occasione per studiare le iniziative dei competitor e talvolta imitarne prodotti più accattivanti o innovativi pressoché nell'imminenza del loro lancio sul mercato.

Altro tema molto discusso affrontato dal DDL attiene al c.d. Professor's Privilege. L' art 3 del DDL riscrive l'attuale art. 65 c.p.i., che regola i diritti sull'invenzione industriale realizzata in ambito universitario (anche non statali legalmente riconosciute) o nei rapporti con un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S, ora espressamente annoverate tra le strutture di ricerca). Il novellato art. 65 c.p.i. muta radicalmente la prospettiva attribuendo la titolarità delle invenzioni alla struttura di appartenenza dell'inventore, e solo in caso di inerzia della struttura, al ricercatore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, il quale dovrà "comunicare tempestivamente" alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di "salvaguardare la novità della stessa".

La disciplina introdotta dal nuovo art. 65 c.p.i. presenta tuttavia alcune incertezze applicative essendo lasciata ampia autonomia alle strutture nella previsione delle modalità e nei termini della comunicazione con il rischio di disomogeneità e disparità di trattamento. Né vengono chiaramente ripartite le competenze tra struttura e ricercatore quanto alla "salvaguardia delle novità", con conseguenti incomprensioni e aumento dei contenziosi.

La norma prevede anche che, nel determinare la disciplina dei rapporti con l'inventore, la struttura deve in ogni caso riconoscere a quest'ultimo una remunerazione non inferiore al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione (dedotti i costi per il deposito della domanda di brevetto). Nelle more della regolamentazione dei vari aspetti del rapporto con gli inventori, alla struttura spetta una remunerazione non superiore al 30%.

Sempre sotto questo profilo, viene altresì espressamente introdotta all'art. 65 bis che dette strutture si dotino di un ufficio di trasferimento tecnologico con la precipua funzione di "promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese".

Il DDL prevede inoltre un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto ai fenomeni imitativi, anche per mezzo dell'introduzione dell'espresso divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta.

Al fine di contrastare più efficacemente la contraffazione, l'art. 20 del DDL dispone l'integrale abrogazione del comma 3 dell'art. 129 c.p.i. che prevedeva dei limini alla possibilità di richiedere il sequestro dei prodotti contraffatti esposti in fiere.

Infine, l'art. 21 DDL integra l'138 CPI, che disciplina il regime della pubblicità presso l'UIBM degli atti inerenti i titoli di proposta industriale ai fini dell'opponibilità ai terzi, inserendo gli atti che estinguono diritti reali o personali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia e le sentenze che dichiarano il fallimento del titolare del diritto industriale.

Il disegno di legge in questione, che verrà presto sottoposto all'approvazione parlamentare, è solo la prima tappa del percorso delineato fin dal 25 novembre 2020 con il Piano di azione della Commissione UE "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano di azione sulla proprietà industriale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" sulla base del quale sono state elaborate le Linee guida di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

Laddove dunque la proposta revisione superasse il vaglio parlamentare, potrebbe assumere un ruolo centrale per l'attuazione di tale Piano strategico di riforma della proprietà industriale nell'ottica di incentivare e valorizzare l'innovazione quale fattore propulsivo della crescita e del progresso coerentemente con il contesto socio-economico in atto.

Avv. Chiara Migliorini